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15, rue Soufflot - 75005 Paris
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La marque offre aux consommateurs un point de repère essentiel : elle représente l’image de votre entreprise et est garantit, aux yeux du public, d’une certaine constance de qualité. Elément indispensable de la stratégie industrielle et commerciale, la marque doit être protégée pour empêcher vos concurrents de s’en emparer et de bénéficier de vos efforts à bon compte.

Sommaire :

  • Marque, signe distinctif
  • Acquisition du droit sur la marque
  • Les observations
  • Les oppositions
  • Droits conférés par l’enregistrement
  • Transmission du droit sur la marque
  • Revendication par le propriétaire de la marque
  • Renonciation totale ou partielle au droit sur la marque
  • Action en nullité de l’enregistrement de la marque
  • Action en déchéance du droit sur la marque
  • Action civile en contrefaçon de marque
  • Administration des douanes
  • Actions devant les juridictions pénales
  • Marques collectives de certification

Marque, signe distinctif

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Certains exemples utilisés ci-après sont tirés du site Internet de l’I.NP.I.

Peuvent notamment constituer un signe distinctif :

  • les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques (ex. : « Yoplait »®, « Guy Degrenne »®, « Parce que vous le valez bien »® (L’Oréal®), « Le contrat de confiance »® (Darty®)) et géographiques (ex. : « Lostmarc’h »®), pseudonymes, lettres, chiffres (ex. : « 307 »® (Peugeot®), « 24 Faubourg »® (Hermès®)), sigles ;
  • les signes sonores tels que : sons, phrases musicales à condition qu’ils puissent être représentés graphiquement (ex. : une portée musicale) ;
  • les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs (ex. : le graphisme du crocodile et du nom « Lacoste »®, le graphisme particulier du nom « Perrier »®, le losange de « Renault »®, les chevrons de « Citroën »®…).

N.B. : Les éléments graphiques de la marque (logos, formes…) peuvent éventuellement être protégés par le dépôt de dessin ou modèle.

En revanche, sont dépourvus de caractère distinctif :

  • les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service (ex. : le mot « baba » ne peut être déposé seul pour désigner de la pâtisserie) ;
  • les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (ex. : l’expression « pure laine » seule ne peut être choisie pour un tapis en laine) ;
  • les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le dernier cas, être acquis par l’usage.

Il est interdit d’adopter comme marque ou élément de marque un signe qui serait :

  • exclu par l’article 6 ter de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le § 2 de l’article 23 de l’annexe I C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;
  • contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite (ex. pornographie, racisme…) ;
  • de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (ex. : « Lavablaine » pour des tissus en coton, « Genèva », pour des montres fabriquées en France).

De même, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

  • à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ex. « Coca-Cola »®, « Adidas »®…) ;
  • à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • à une appellation d’origine protégée (cf. l’affaire du parfum « Champagne » d’Yves Sain-Laurent et, plus récemment, l’arrêt rendu par la Cour de cassation, ch. commerciale, 18 février 2004) ;
  • aux droits d’auteur (cf. l’affaire du parfum « Retiens la nuit » dont le nom est tiré d’une chanson interprétée par Johnny Hallyday) ;
  • aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
  • au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image (cf. l’affaire des vêtements « Stalone ») ;
  • au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Acquisition du droit sur la marque

La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). La marque peut être acquise en copropriété.

L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable. L’enregistrement peut être renouvelé s’il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. La nouvelle période de 10 ans court à compter de l’expiration de la précédente. Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.

La demande d’enregistrement doit comporter notamment le modèle de la marque et l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique.

  • Sur le dépôt par un ressortissant étrangerSous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l’étranger qui n’est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie de la protection aux conditions qu’il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une marque de fabrique ou de commerce, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés à l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.
  • Sur le dépôt par un syndicat : Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du Code du travail. Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

Avant de procéder au dépôt d’une marque, il est fortement recommandé de s’interroger au préalable sur la disponibilité du signe que l’on souhaite protéger. La vérification de la disponibilité n’est pas une obligation légale, mais en faire l’économie comporte de gros risques. Si votre marque ou votre nom de société n’est pas disponible, elle peut être contestée à tout moment par les propriétaires de droits antérieurs qui peuvent, par exemple, vous attaquer en contrefaçon ou en concurrence déloyale et vous interdire d’exploiter votre marque.

Pendant le délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l’INPI.

Une opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI :

  • par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
  • par le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat.

Les observations

Les observations sont présentées par des personnes titulaires d’autres signes que des marques antérieures, tels que des dénominations ou raisons sociales, des noms commerciaux, des enseignes, des appellations d’origine protégées, des droits d’auteurs, des droits résultant de dessins ou modèles protégés, des droits de la personnalité d’un tiers, patronymes, pseudonymes ou images, noms, images et renommées d’une collectivité territoriale.

Les observations sont transmises immédiatement au titulaire de la demande d’enregistrement, à moins qu’elles n’apparaissent pas fondées. Les tiers peuvent également présenter des observations contestant le caractère distinctif du signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement ou concernant son caractère déceptif ou trompeur. Si ces observations sont fondées, elles peuvent entraîner le rejet de la demande d’enregistrement par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Les oppositions

Pendant le délai de 2 mois, il peut être fait opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du Directeur de l’INPI par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue. Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

Il est statué sur l’opposition après une procédure contradictoire. Si le dossier est complet et régulier, l’INPI informe le déposant qu’une opposition a été formée à l’encontre de sa demande d’enregistrement. Lé déposant dispose alors d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations en réponse à l’opposition.

Le déposant peut également demander à l’opposant des preuves d’usage de sa marque, si celle-ci a été enregistrée depuis plus de 5 ans. L’INPI indique alors à l’opposant un délai dans lequel il doit fournir les preuves d’usage. S’il ne les fournit pas, la procédure d’opposition est clôturée (N.B. : Si la marque n’a pas été utilisée sérieusement pendant un délai ininterrompu de 5 ans, vous risquez de perdre, même partiellement, vos droits sur votre marque).

Si le déposant ne répond pas à l’opposition, l’INPI prononce directement une décision. Si le déposant répond à l’opposition, l’INPI établit un projet de décision en fonction des arguments présentés et l’envoie aux deux parties, en indiquant un délai pour répondre. L’INPI établit ensuite une décision au vu des dernières observations reçues. En l’absence de réponse, le projet devient décision.

L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de 6 mois. Toutefois, ce délai peut être suspendu :

  • lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque ;
  • en cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l’opposition ;
  • sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

Le déposant peut demander qu’une marque soit enregistrée nonobstant l’opposition dont elle fait l’objet s’il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l’étranger.

Si l’opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d’enregistrement est rapportée en tout ou partie.

Droits conférés par l’enregistrement

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.

Il en résulte que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

  • la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
  • la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

  • la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
  • l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes.

La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme :

  • Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
  • Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.

Transmission du droit sur la marque

Les droit attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l’entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, est sans limitation territoriale. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet en tout ou partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d’une mise en gage. Ces conventions sont constatées par écrit, peine de nullité.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

La transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

Revendication par le propriétaire de la marque

Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par 3 ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En cas de succès dans son action, le demandeur est substitué au premier déposant de la marque et il bénéficie ainsi de la date d’antériorité du dépôt litigieux.

Renonciation totale ou partielle au droit sur la marque

L’auteur d’une demande d’enregistrement ou le propriétaire d’une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

Action en nullité de l’enregistrement de la marque

Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui serait constituée par :

  • un signe dépourvu de caractère distinctif (article L. 711-2),
  • un signe interdit (article L. 711-3),
  • ou bien encore un signe portant atteinte à un droit antérieur (article L. 711-4).

Dans les deux premiers cas, le ministère public (parquet) peut agir d’office en nullité.

Dans le troisième cas, le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sauf si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans.

L’action en nullité ouverte au propriétaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par 5 ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.

La décision d’annulation a un effet absolu. En conséquence, la Cour de cassation a jugé que « la décision d’annulation d’un enregistrement de marque (…) entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l’enregistrement est annulé » (Cassation, ch. commerciale, 15 janvier 2008, n° 06-15889).

Action en déchéance du droit sur la marque

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Est assimilé à un tel usage :

  • l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
  • l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
  • l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de 5 ans n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

Encourt également la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait :

  • la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
  • propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai susvisé de 5 ans. Elle a un effet absolu et peut donc s’étendre aux licences qui avaient été accordées par le titulaire de la marque.

Action civile en contrefaçon de marque

L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement.

L’action est portée devant les tribunaux de grande instance, même lorsqu’elle porte aussi sur une question de concurrence déloyale.

Le contentieux du droit des marques peut faire l’objet d’un arbitrage.

Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation (ex. : licence exclusive) peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire, propriétaire, n’exerce pas ce droit. Le titulaire d’un contrat de licence non exclusif est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il subit dans son activité de licencié.

L’action en contrefaçon se prescrit par 5 ans en matière civile et 6 ans en matière pénale.

L’action en contrefaçon est irrecevable pour une marque enregistrée dont l’usage a été toléré pendant 5 ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Cette irrecevabilité est limitée aux produits et services pour lesquels l’usage a été toléré.

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement. Il est alors impératif de produire devant le juge les éléments de preuve, raisonnablement accessibles, qui rendent vraisemblable l’atteinte à ses droits ou l’imminence de l’atteinte.

Le juge peut aller jusqu’à ordonner la saisie des produits soupçonnés pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

Le juge peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, il peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Il peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Il peut aussi subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Si des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées, le demandeur doit engager une action sur le fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai strict. A défaut, les mesures ordonnées sont annulées.

La contrefaçon se prouve par tous moyens. A cet effet, le juge peut autoriser un constat descriptif détaillé, avec ou sans prélèvement d’échantillons ou la saisie réelle des produits ou services contrefaisants, de tous documents s’y rapportant, et du matériel de fabrication, de distribution ou de fourniture.

Pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, le juge peut ordonner, au besoin sous astreinte, la remise de tous documents ou informations détenus par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur :

  • les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
  • les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Administration des douanes

L’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justificatifs, prendre une mesure de retenue des marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de 10 jours ouvrables ou de 3 jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, de justifier auprès des services douaniers d’une décision juridictionnelle ou d’une action engagée devant la juridiction compétente et de garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance.

La retenue ne porte pas :

  • sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinée, après avoir transité sur le territoire douanier défini à l’article 1er du Code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;
  • sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.

L’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation. Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure. La nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 dans les 3 jours ouvrables.

Le propriétaire ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut inspecter les marchandises retenues. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

Actions devant les juridictions pénales

1) Est puni de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

  • d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  • de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  • de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque ces délits ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.

2) Est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

  • de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  • d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  • de reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
  • de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Cette dernière hypothèse d’infraction n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du Code de la santé publique.

Lorsque ces délits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.

3) Est puni des mêmes peines, le fait pour toute personne :

  • de faire sciemment un usage quelconque d’une marque collective de certification (sur ces marques, cf. infra)  enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
  • aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
  • dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Ces dispositions sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du Code du travail.

Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux 1) et 2) peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

4) En cas de récidive, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas 5 ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

5) Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

6) Le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de 5 ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction. La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus par le Code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

7) La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation.

8) Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

En cas de condamnation civile, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

9) Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et du matériel spécialement installé en vue de tels agissements.

Marques collectives de certification

La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. Elles sont soumises au régime générale des marques et signes distinctifs.

Toutefois, la marque collective de certification, qui s’applique à un produit ou service qui présente, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement, est soumise aux dispositions particulières ci-après :

  • une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services ;
  • le dépôt d’une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque ;
  • l’usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement ;
  • la marque collective de certification ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée ; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
  • la demande d’enregistrement est rejetée lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification ;
  • lorsqu’une marque de certification a été utilisée et qu’elle a cessé d’être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l’article L. 712-10, être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

Le ministère public ou tout intéressé peut solliciter l’annulation de l’enregistrement d’une marque collective de certification lorsqu’elle ne répond pas à l’une de ces prescriptions.

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